Використання торговельної марки, як найпопулярнішого об’єкта інтелектуальної власності, не обмежується територією України.

Для надання охорони в іншій країни зручно використовувати Мадридську систему міжнародної реєстрації. Міжнародна реєстрація відбувається на базі національній, тобто знак для товарів та послуг повинен бути вже зареєстрований в країні учасниці Мадридської системи, наприклад в Україні. Заявка на міжнародну реєстрацію торговельної марки подається до міжнародного бюро Всесвітньої організації з інтелектуальної власності (ВОІВ), через національне відомство.

Загальні положення

Міжнародне бюро ВОІВ проводить тільки формальну експертизу, тобто встановлює факт того, що в поданій заявці були виконані усі формальні вимоги Мадридської системи (Угоди або Протоколу, Загальної та Адміністративної інструкцій). Так, наприклад, в міжнародній заявці повинні наводитися відомості про підтвердження відомством країни походження того факту, що інформація, наведена у міжнародній заяві, відповідає інформації із національного реєстру Договірної сторони.

У разі виконання формальних вимог, заявлений знак заноситься в Міжнародний реєстр та публікується в Бюлетені ВОІВ. Після чого ВОІВ направляє заявнику свідоцтво про міжнародну реєстрацію та повідомляє зацікавлені відомства з інтелектуальної власності, на території яких заявлена охорона знаку.

Оскільки, на даному етапі не проводиться експертиза по суті, то обсяг охоронюваних прав за міжнародною заявкою невідомий. Визначитися з обсягом можливо після проведення експертизи по суті та прийняття рішення відомством з інтелектуальної власності країни, на території якою заявлена охорона.

Рішення національного відомства, у якому запитується охорона торговельної марки, приймається протягом 12 або 18 місяців на підставі національного законодавства Договірної сторони. Інформацію про рішення національного відомства Договірної сторони ВОІВ заносить до Міжнародного реєстру та повідомляє власника.  

Попередня відмова не завжди остаточна

Знаки можуть бути  відхилені при реєстрації лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

2. Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Мається на увазі, що знак не може розглядатися як такий, що суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає якому-небудь положенню законодавства про знаки, за винятком випадку, коли саме це положення стосується громадського порядку.

За правилами інструкції до Мадридського договору та Протоколу відомство Договірної сторони може:

• подати заяву про надання правової охорони, якщо до завершення строку визначеного для проведення експертизи по суті відомство встановить, що відсутні підстави для відмові в реєстрації знаку;

• подати заяву про надання правої охорони знаку після попередньої відмови, наприклад за результатами розгляду заперечень від власника знака;

• подати заяву про підтвердження попередньої відмови;

• подати заяву про подальше рішення, яке має вплив на охорону знака, наприклад за результатами розгляду заперечень від власника знака або розгляду заперечень від третіх осіб та ін.

Трапляються випадки, коли висновки експертизи по суті в відомстві Договірної сторони не дають підстав для визнання охорони знаку в цій країні, або охорона може надаватися в меншому обсязі ніж заявлено.

В такому випадку, Договірна сторона надсилає вмотивовану попередню відмову (ex officio). Ця відмова може базуватись на будь-якій підставі, яка застосовується згідно з положенням Паризької конвенції або яка не заборонена положенням Конвенції і будь-яка така відмова, зазвичай є предметом перегляду або апеляції, в залежності від законодавства і практики даної Договірної сторони. Попередня відмова може стосуватися тільки одного знака.

Якщо підстави для відмови стосуються заявки на реєстрацію торговельної марки або зареєстрованої торговельної марки, яка протиставляється заявленій, що є предметом міжнародної реєстрації, відомство Договірної сторони в попередній відмові зазначає усі відомості стосовно цієї торговельної марки (включаючи дату і номер заявки і реєстрації, дату пріоритету (якщо є), зображення знаку, ім’я та адресу власника знаку і перелік усіх товарів або послуг, охоплених цим знаком, або відповідних товарів або послуг, посилання на відповідні матеріально-правові положення законодавства Договірної сторони, строк (зазвичай 6 місяців) та порядок подання заперечень. Матеріали відомства Договірної сторони, які протиставляються міжнародній заявці, можуть бути надані мовою даної заявки або реєстрації знака для товарів та послуг. Попередня відмова публікується в Бюлетені ВОІВ. Після чого, копія попередньої відмови з додатками до неї  надсилається власнику знака.

Власник знаку має право подати заперечення на попередню відмову, яке подається через патентного повіреного Договірної сторони - представника у справах з інтелектуальної власності, який зареєстрований відповідно до національного законодавства та реалізує права іноземних осіб чи осіб без громадянства, які мають постійне місцезнаходження поза межами території Договірної сторони у відносинах з державною службою з інтелектуальної власності Договірної сторони.

У випадку протиставлення міжнародній реєстрації знаку відомством Договірної сторони матеріалів зареєстрованих знаків і заявок, власник знаку має довести відомству Договірної сторони що заявлений знак має ознаки новизни або не тотожний не схожий з іншими знаками до ступеня змішування.

Інший шлях вирішення проблеми

Існує інший шлях вирішення проблеми. Якщо обсяг заявлених прав на знак допускає використання знаку в різних сегмента ринку з протиставленим знаком та/або не може ввести в оману споживача товарів або послуг, доцільно запитати письмовий дозвіл у власника протиставленого знаку. Практика показує, що отримати такий дозволу цілком реально. Разом з тим, в національному законодавстві більшості Договірних сторін передбачені норми, за якими можлива реєстрація знака за наявності дозволу власника протиставленого знака.

Таким чином, відомство Договірної сторони, після надання заперечень від власника заявленого знака та письмової згоди на використання від власника протиставленого знака, приймає рішення про реєстрацію заявленого  знака.

Міжнародна реєстрація торгової марки діє строком 10 років, який може продовжуватись на 10 років, за умови сплати встановлених мит.

Якщо все ж одне з відомств Договірної сторони відмовить у охороні знаку повністю або частково, таке рішення не вплине на рішення національного відомства іншої договірної сторони.

Юрій Сугоняко

Адвокат адвокатського об’єднання «Богатир та партнери»